Печерський районний суд Києва прийняв рішення на користь італійської компанії Jacob Cohen Company SPA у спорі щодо торгової марки. Позивачем виступила компанія, яка спеціалізується на виробництві преміального одягу та взуття, а відповідачами були бізнесмен Антон Шухнін, литовська фірма UAB "Domino grupe" та Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).
Предметом спору стало свідоцтво України № 199402, видане 25 травня 2015 року на ім'я Антона Шухніна за заявкою від 26 липня 2012 року. Італійська компанія вимагала визнати цю реєстрацію недійсною, стверджуючи, що спірна торгова марка порушує її права на раніше зареєстровані знаки.
Торгова марка Шухніна охоплювала товари 16-го класу (папір, канцелярія) та 25-го класу (одяг, взуття, головні убори), а також послуги 35-го класу (реклама, роздрібна торгівля одягом та взуттям) за Міжнародною класифікацією товарів та послуг. Jacob Cohen Company SPA посилалася на свої міжнародні реєстрації № 844885А від 13 серпня 2004 року та № НОМЕР_4 від 21 грудня 2007 року, які також охоплювали одяг, взуття та головні убори. Позивач наголошував, що спірна марка настільки схожа на його знаки, що може вводити споживачів в оману щодо справжнього виробника.
Шухнін активно заперечував проти позову. Він стверджував, що постійно використовує спірну марку у своїй господарській діяльності, зокрема для чоловічого одягу та взуття, і що вона набула значної репутації на ринку. Крім того, він наголошував, що отримав права на марку раніше, ніж позивач. UAB "Domino grupe", яка стала співвласником свідоцтва з 2018 року, також заперечувала позов. Міністерство економічного розвитку та торгівлі, яке на той час відповідало за питання інтелектуальної власності, також підтримало позицію відповідачів, посилаючись на рішення Солом'янського районного суду від 23 червня 2016 року у справі № 760/483/16-5.
Судовий розгляд тривав майже п'ять років, що було зумовлено складністю справи та необхідністю проведення експертиз. У 2018 році суд видав наказ, який забороняв Шухніну, UAB "Domino grupe" та Мінекономрозвитку вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв або передавати права на марку до завершення розгляду справи.
Під час судового процесу було призначено дві експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведені Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Однак обидві експертизи не були завершені через невідповідність запитів сторін та невиконання платіжних зобов'язань відповідачем. Незважаючи на це, суд врахував висновки двох приватних експертиз.
Перша приватна експертиза (Висновок № 1214 від 3 серпня 2018 року), проведена експертом А.Ф. Дорошенком на замовлення позивача, підтвердила, що спірна марка Шухніна схожа на знаки Jacob Cohen з міжнародних реєстрацій. Експерт дійшов висновку, що схожість стосується товарів 25-го класу та частини послуг 35-го класу, зокрема роздрібної торгівлі одягом. Крім того, експертиза встановила, що марка вводить в оману щодо виробника.
Друга приватна експертиза (Висновок № 149 від 28 серпня 2019 року), проведена експертом Б.В. Жилою на замовлення Шухніна, дала частково інший результат. Вона підтвердила схожість для товарів 25-го класу та окремих послуг 35-го класу, але заперечувала наявність введення в оману. Однак суд оцінив цей висновок як суперечливий та менш достовірний, оскільки експерт повторно розглядав ті самі питання, які вже були предметом першої експертизи.
Суддя Роман Козлов, проаналізувавши всі докази та експертні висновки, дійшов висновку, що спірна марка не відповідає умовам правової охорони. Відповідно до статті 6 Закону про охорону прав на знаки для товарів та послуг, позначення, які настільки схожі на раніше зареєстровані знаки, що їх можна сплутати, не можуть бути зареєстровані. Суд встановив, що торгові марки Jacob Cohen, зареєстровані у 2004 та 2007 роках, мають пріоритет над маркою Шухніна, яка була зареєстрована у 2012 році. Крім того, суд визнав, що схожість цих марок створює реальний ризик плутанини серед споживачів щодо походження товарів.